EPG-Berufungsgericht: 10x Genomics/NanoString

Was das Berufungsgericht in 10x Genomics/NanoString entschieden hat

In der Sache 10x Genomics/NanoString hat das Berufungsgericht des Einheitlichen Patentgerichts (EPG, englisch UPC) am 26.2.2024 seine erste Sachentscheidung erlassen (Anordnung in UPC_CoA_335/2023, App_576355/2023).

Das Gericht hob die einstweilige Verfügung auf, die die Lokalkammer München 10x Genomics gegen NanoString auf Grundlage des europäischen Patents EP 4 108 782 erteilt hatte, wies den Antrag auf einstweilige Maßnahmen zurück und legte den Antragstellern die Kosten auf, wobei es den Streitwert auf 7 Mio. Euro festsetzte. Das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass das Patent nach dem Maßstab der überwiegenden Wahrscheinlichkeit eher nicht rechtsbeständig war, weil es an erfinderischer Tätigkeit fehlte, sodass die Antragsteller nicht mit hinreichender Sicherheit dargetan hatten, dass ihnen die Verfügung zustand.

Über das Ergebnis hinaus hat die Anordnung Maßstäbe gesetzt, die die Praxis des EPG prägen. Sie hat festgelegt, dass ein Antragsteller einstweiliger Maßnahmen darlegen muss, dass er mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zur Einleitung des Verfahrens berechtigt ist und das Patent verletzt wird, und dass es an hinreichender Sicherheit fehlt, wenn das Gericht es für überwiegend wahrscheinlich hält, dass das Patent nicht rechtsbeständig ist.

Das Berufungsgericht hat außerdem Grundsätze der Anspruchsauslegung aufgestellt: Der Patentanspruch ist die maßgebliche Grundlage, für Verletzung und Rechtsbestand gelten dieselben Grundsätze, und Beschreibung und Zeichnungen sind stets als Erläuterungshilfen heranzuziehen, nicht nur zur Auflösung von Unklarheiten. Die Entscheidung 10x Genomics/NanoString ist daher ein zentraler Bezugspunkt für alle, die vor dem EPG prozessieren, auch vor seinen deutschen Lokalkammern. Die folgenden Abschnitte erläutern die Entscheidung und ihre praktischen Folgen im Einzelnen.

Hintergrund: Patente zur räumlichen Biologie und die Münchner Verfügung

10x Genomics und NanoString waren Wettbewerber im Bereich der räumlichen Biologie (Spatial Biology), also von Technologien zur Analyse der Lage von Molekülen in Gewebeproben. 10x Genomics beantragte gemeinsam mit einer weiteren Antragstellerin, die Inhaberin des Patents war, bei der Lokalkammer München einstweilige Maßnahmen gegen Gesellschaften der NanoString-Gruppe und machte geltend, deren Produkte verletzten EP 4 108 782. Im September 2023 erließ die Lokalkammer München eine einstweilige Verfügung, die mehrere Mitgliedstaaten des EPG erfasste. NanoString legte Berufung zum Berufungsgericht in Luxemburg ein und griff sowohl die Feststellung der Verletzung als auch die Beurteilung des Rechtsbestands an; das Berufungsgericht verhandelte die Sache und erließ seine Anordnung im Februar 2024.

Der Maßstab für einstweilige Maßnahmen

Nach Regel 211.2 der Verfahrensordnung des EPG kann das Gericht vom Antragsteller verlangen, alle vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel vorzulegen, um sich mit hinreichender Sicherheit davon zu überzeugen, dass der Antragsteller zur Einleitung des Verfahrens berechtigt ist, dass das Patent rechtsgültig ist und dass es verletzt wird oder eine Verletzung droht. In 10x Genomics/NanoString hat das Berufungsgericht diesen Maßstab konkretisiert.

Eine hinreichende Sicherheit setzt voraus, dass das Gericht es zumindest für überwiegend wahrscheinlich hält, dass der Antragsteller klagebefugt ist und das Patent verletzt wird. An hinreichender Sicherheit fehlt es, wenn das Gericht nach dem Maßstab der überwiegenden Wahrscheinlichkeit davon ausgeht, dass das Patent eher nicht rechtsbeständig ist.

Das Gericht stellte außerdem fest, dass die Einhaltung der Anforderungen der Regel 206.2 Buchst. b bis e der Verfahrensordnung, die den Inhalt des Antrags auf einstweilige Maßnahmen betreffen, eine Frage der Begründetheit ist, die die Richter bei ihren Anordnungen berücksichtigen müssen. Die Darlegungs- und Beweislast für Tatsachen zur fehlenden Rechtsbeständigkeit liegt grundsätzlich beim Antragsgegner, das Gericht muss die Argumente zum Rechtsbestand aber im summarischen Verfahren prüfen. In Anwendung dieser Grundsätze kam das Gericht zu dem Ergebnis, dass der Anspruch in der erteilten Fassung und der Hilfsantrag überwiegend wahrscheinlich gegenüber dem Stand der Technik naheliegend waren, und hob die Verfügung daher auf.

Anspruchsauslegung am EPG

Das Berufungsgericht hat Grundsätze aufgestellt, die in zahlreichen späteren Entscheidungen angewandt wurden. Der Patentanspruch ist nicht nur Ausgangspunkt, sondern die maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs nach Art. 69 EPÜ und dem Protokoll über seine Auslegung. Die Auslegung beschränkt sich nicht auf den genauen Wortlaut; der Anspruch wird aus der Sicht des Fachmanns gelesen.

Beschreibung und Zeichnungen sind stets als Erläuterungshilfen heranzuziehen, auch wenn der Anspruch eindeutig erscheint; dies darf aber nicht zu einer Einschränkung oder Erweiterung des Anspruchs über das hinaus führen, was der Anspruchswortlaut trägt. Für die Beurteilung von Verletzung und Rechtsbestand gelten dieselben Grundsätze, sodass ein Patent nicht eng ausgelegt werden kann, um dem Stand der Technik auszuweichen, und zugleich weit, um eine angebliche Verletzung zu erfassen.

Diese Grundsätze verbinden Elemente der deutschen und anderer nationaler Traditionen und stehen weitgehend im Einklang mit dem Ansatz des Europäischen Patentamts nach der Entscheidung G 1/24 der Großen Beschwerdekammer zur Heranziehung der Beschreibung bei der Anspruchsauslegung. Für die Parteien folgt daraus, dass Argumente zur Anspruchsauslegung im Anspruchswortlaut verankert, im Licht des gesamten Patents gelesen und zwischen Verletzung und Rechtsbestand widerspruchsfrei sein müssen.

Praktische Lehren aus 10x Genomics/NanoString

Für Antragsteller zeigt 10x Genomics/NanoString, dass einstweilige Maßnahmen am EPG keine Formalität sind. Der Antragsteller sollte einen vollständigen Vortrag zur Verletzung vorlegen und den Angriff des Antragsgegners auf den Rechtsbestand vorwegnehmen, einschließlich des nächstliegenden Stands der Technik und der Argumente zur erfinderischen Tätigkeit. Sachverständigenerklärungen und technische Beweismittel können selbst im summarischen Verfahren vor dem EPG und seinen Kammern entscheidend sein. Antragsteller sollten außerdem prüfen, ob sie sich auf Hilfsanträge stützen, die das Berufungsgericht in diesem Fall geprüft hat, und ob die Erteilungsakte des Patents oder parallele Verfahren vor dem EPA Schwachstellen schaffen.

Für Antragsgegner zeigt der Fall, dass eine gut vorbereitete Verteidigung gegen den Rechtsbestand die wirksamste Antwort auf einen Antrag auf einstweilige Maßnahmen ist. Antragsgegner sollten Schutzschriften einreichen, wenn sie einen Antrag erwarten, rasch einen strukturierten Vortrag zur fehlenden Rechtsbeständigkeit vorlegen und die Anspruchsauslegung des Antragstellers angreifen, wenn sie zwischen Verletzung und Rechtsbestand widersprüchlich ist. Erlässt eine Kammer erster Instanz eine Verfügung, kann eine Berufung zu einer vollständigen Neubewertung führen, wie dieser Fall zeigt. Antragsgegner, gegen die eine Verfügung ergangen ist, sollten auch die Kosten- und Sicherheitsfolgen bedenken, weil eine später aufgehobene Verfügung Schadensersatzansprüche begründen kann.

Kosten, Streitwert und Sicherheitsleistung in 10x Genomics/NanoString

Das Berufungsgericht setzte den Streitwert auf 7 Mio. Euro fest und legte den Antragstellern die Kosten auf. Am EPG bestimmt der Streitwert die Obergrenze der erstattungsfähigen Vertretungskosten nach der Gebührentabelle des Gerichts, und die unterlegene Partei trägt grundsätzlich die angemessenen und verhältnismäßigen Kosten der obsiegenden Partei bis zu dieser Obergrenze. Das Gericht lehnte den Antrag der Antragsgegner ab, die Kostenentscheidung für sofort vollstreckbar zu erklären. Die Parteien sollten das Kostenrisiko einstweiliger Verfahren daher frühzeitig berücksichtigen, einschließlich der Möglichkeit, dass das Gericht dem Antragsteller eine Sicherheitsleistung für die Vollziehung einstweiliger Maßnahmen auferlegt.

Vergleich mit der deutschen Praxis

Vor den deutschen nationalen Gerichten setzen einstweilige Verfügungen in Patentsachen traditionell voraus, dass der Rechtsbestand des Patents hinreichend gesichert ist, was oft bedeutet, dass es ein Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat. Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat allerdings 2022 in Phoenix Contact (C-44/21) entschieden, dass nationale Gerichte einstweilige Maßnahmen nicht allein deshalb verweigern dürfen, weil der Rechtsbestand noch nicht in einem erstinstanzlichen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren bestätigt wurde.

Der Maßstab des EPG in 10x Genomics/NanoString verlangt keine vorherige Bestätigung des Rechtsbestands, sondern verpflichtet das Gericht, den Rechtsbestand selbst nach dem Maßstab der überwiegenden Wahrscheinlichkeit zu beurteilen. In der Praxis kann dies einstweilige Maßnahmen am EPG zu einem früheren Zeitpunkt in der Lebensdauer eines Patents verfügbar machen, unterwirft sie aber auch einer gründlichen summarischen Prüfung der Argumente zum Rechtsbestand.

Für Patentinhaber hängt die Wahl zwischen nationalen Gerichten und dem EPG daher vom Rechtsbestandsprofil des Patents, vom benötigten territorialen Umfang und vom strategischen Wert einer Verfügung für mehrere Länder ab. Für angebliche Verletzer bestätigt die Entscheidung, dass eine gut vorbereitete Verteidigung gegen den Rechtsbestand einstweilige Maßnahmen am EPG auch dann zu Fall bringen kann, wenn die Kammer erster Instanz sie erlassen hatte.

Bedeutung für die deutschen Lokalkammern

In Deutschland befinden sich vier Lokalkammern des EPG, in Düsseldorf, Hamburg, Mannheim und München, die zusammen einen großen Teil der Verletzungsverfahren des Gerichts bearbeiten. Ihre Richter sind erfahrene Patentrichter der deutschen Gerichte, und frühe Entscheidungen spiegelten mitunter nationale Gewohnheiten wider. Die Anordnung des Berufungsgerichts hat einen gemeinsamen Rahmen geschaffen, dem alle Kammern folgen müssen, was die Einheitlichkeit innerhalb des Gerichts fördert. Für die Parteien verringert dies den Spielraum für Forum Shopping zwischen den Kammern bei Fragen wie dem Beweismaß für einstweilige Maßnahmen und dem Ansatz der Anspruchsauslegung.

Die Kammern unterscheiden sich in der Praxis dennoch, etwa bei der Terminierung, beim Umgang mit Beweismitteln und bei der Bereitschaft, Maßnahmen ohne Anhörung des Antragsgegners zu erlassen. Parteien, die über den Ort der Einreichung entscheiden, sollten diese Faktoren zusammen mit der Sprache, dem Sitz der Parteien und der technischen Expertise des Spruchkörpers berücksichtigen. Ein deutscher Antragsgegner, gegen den vor einer deutschen Lokalkammer vorgegangen wird, kann das Verfahren in der Regel auf Deutsch oder Englisch führen, je nach den Regeln der Kammer und der Sprache des Patents, was sich ebenfalls auf Kosten und Strategie auswirkt.

Spätere Entwicklungen

Die Anordnung wurde von Lokalkammern und der Zentralkammer des EPG vielfach zitiert. Das Berufungsgericht hat verwandte Fragen in späteren Entscheidungen weiter präzisiert, etwa zur Dringlichkeit, zur Sicherheitsleistung und zur Interessenabwägung bei einstweiligen Maßnahmen sowie zur Anspruchsauslegung im Hauptsacheverfahren. Das EPG hat so in kurzer Zeit eine eigene verfahrens- und materiellrechtliche Rechtsprechung entwickelt, die die Parteien genau verfolgen sollten, weil sie die europäische Patentstreitpraxis prägt. Entscheidungen werden auf der Website des Gerichts veröffentlicht, und Praktiker analysieren regelmäßig, wie die Kammern die Maßstäbe anwenden, die das Berufungsgericht in seinen frühen Anordnungen gesetzt hat, darunter in der Sache NanoString. Für die Prozessplanung empfiehlt es sich daher, die aktuelle Rechtsprechung vor jedem Antrag erneut zu prüfen.

So unterstützt TRW & Co

Wir beraten Patentinhaber und angebliche Verletzer in Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht und den deutschen Gerichten, einschließlich der Beantragung einstweiliger Maßnahmen und der Verteidigung dagegen. Wir beurteilen Rechtsbestand und Verletzung, entwickeln Strategien zur Anspruchsauslegung und koordinieren parallele Verfahren vor nationalen Gerichten und dem EPA. Unsere Arbeit ist verknüpft mit unseren Praxisbereichen Einheitliches Patentgericht und Patentstreitigkeiten; siehe auch unsere Beiträge zu einstweiligen Verfügungen am EPG und zu Ocado/AutoStore. Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihren Fall zu besprechen. Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und ist keine Rechtsberatung.