IP-Due-Diligence bei Transaktionen

Wozu die IP-Due-Diligence dient

Die IP-Due-Diligence ist die Prüfung des geistigen Eigentums eines Zielunternehmens vor einer Übernahme, einer Beteiligung, einer Finanzierung oder einer Lizenzierung. Sie soll vier Fragen beantworten: Ist das Zielunternehmen Inhaber des geistigen Eigentums, auf dem sein Geschäft beruht, oder darf es dieses wirksam nutzen? Ist dieses geistige Eigentum geschützt und durchsetzbar? Kann das Zielunternehmen tätig sein, ohne Rechte Dritter zu verletzen? Und sind mit dem geistigen Eigentum Verbindlichkeiten verbunden – Vergütungsansprüche, Lizenzbeschränkungen, Streitigkeiten oder Open-Source-Pflichten?

Bei deutschen Transaktionen verdienen einige Besonderheiten besondere Aufmerksamkeit: das Arbeitnehmererfindungsgesetz, der Grundsatz, dass das Urheberrecht nicht übertragen, sondern nur lizenziert werden kann, die enge Auslegung unklarer Lizenzen und die Behandlung von Software, die von Arbeitnehmern und Auftragnehmern entwickelt wurde. Eine gut zugeschnittene IP-Due-Diligence fließt unmittelbar in die Bewertung, die Garantien, die Freistellungen und die Integration nach dem Vollzug ein.

Bei Technologieunternehmen und im Mittelstand macht das geistige Eigentum häufig einen großen Teil des Unternehmenswerts aus. Dennoch werden IP-Probleme oft erst spät entdeckt – wenn ein Investor Nachweise der Inhaberschaft verlangt oder wenn ein Wettbewerber nach der Transaktion Rechte geltend macht. Eine strukturierte IP-Due-Diligence, die sich auf das für den Businessplan relevante geistige Eigentum konzentriert, vermeidet sowohl übermäßigen Aufwand für wenig werthaltige Eintragungen als auch blinde Flecken bei kritischen Vermögenswerten.

Den Prüfungsumfang festlegen

Nicht jedes Schutzrecht verdient dieselbe Prüfungstiefe. Eine praktische Festlegung des Prüfungsumfangs, die zu Beginn mit dem Transaktionsteam und den fachlichen Experten des Unternehmens abgestimmt wird, identifiziert:

• Zentrales geistiges Eigentum: die Patente, Software, das Know-how, die Marken und Daten, die den Umsatz oder die Investitionsthese tragen;
• Unterstützendes geistiges Eigentum: Eintragungen und Rechte, die nützlich, aber ersetzbar sind;
• Geistiges Eigentum Dritter: Einlizenzen, Open-Source-Komponenten und Technologien, von denen das Zielunternehmen abhängt;
• Risikobereiche: anhängige Streitigkeiten, Abmahnungen, Widersprüche und Produkte, die in Märkten mit aktiven und prozessfreudigen Wettbewerbern verkauft werden.

Der Prüfungsumfang sollte die Art der Transaktion widerspiegeln. Ein Share Deal überträgt die Gesellschaft mit allen Verträgen und Verbindlichkeiten; ein Asset Deal erfordert die Übertragung jedes einzelnen Rechts, oft mit Registerumschreibungen und Zustimmungen. Bei Carve-outs stellt sich die Frage, welches geistige Eigentum beim Verkäufer verbleibt und welche Übergangs- oder Dauerlizenzen der Käufer benötigt. Bei Finanzierungstransaktionen steht im Vordergrund, ob geistiges Eigentum verpfändet oder sicherungshalber übertragen werden kann und ob Lizenzen dies zulassen, während sich Lizenztransaktionen eng auf die lizenzierten Rechte und deren Rechtsbestand konzentrieren.

Rechtekette: eingetragene Rechte

Bei Patenten, Gebrauchsmustern, Marken und Designs gleicht die Prüfung die Registereinträge mit den Unterlagen des Zielunternehmens ab: Inhaber, Status, Verlängerungstermine, räumlicher Schutzbereich, Sicherungsrechte und anhängige Verfahren. Abweichungen sind in der Praxis häufig – Rechte, die noch auf einen Gründer, eine frühere Konzerngesellschaft oder eine aufgelöste Tochtergesellschaft eingetragen sind. Deutsche Patente können formfrei übertragen werden (§ 15 PatG), die Eintragung ist aber für die Durchsetzung und die Rechtssicherheit von Bedeutung. Früher erteilte Lizenzen bleiben von späteren Übertragungen unberührt (§ 15 Abs. 3 PatG), sodass bestehende Lizenzen auch dann ermittelt werden müssen, wenn sie nicht eingetragen sind.

Arbeitnehmererfindungen

Deutsche Arbeitgeber erwerben Erfindungen ihrer Arbeitnehmer nur über das gesetzliche Verfahren nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz: Meldung, Inanspruchnahme (oder fingierte Inanspruchnahme nach vier Monaten) und Anmeldung, gefolgt von der Vergütung. Ein Käufer sollte sich vergewissern, dass die Erfindungen, die wichtigen Patenten zugrunde liegen, ordnungsgemäß gemeldet und in Anspruch genommen wurden, dass die Vergütung festgesetzt und gezahlt oder zurückgestellt wurde und dass keine Patente aufgegeben wurden, ohne sie den Erfindern anzubieten. Nicht gezahlte Vergütungen sind eine Verbindlichkeit, die so lange fortbesteht, wie die Erfindung verwertet wird. Siehe unseren Beitrag zu Arbeitnehmererfindungen nach dem ArbnErfG.

Software, Urheberrecht und Auftragnehmer

Bei Software, die von Arbeitnehmern in Wahrnehmung ihrer Aufgaben geschaffen wurde, ist ausschließlich der Arbeitgeber zur Ausübung aller vermögensrechtlichen Befugnisse berechtigt, sofern nichts anderes vereinbart ist (§ 69b UrhG). Bei Freiberuflern, Agenturen und externen Entwicklern ist das anders: Sie bleiben Urheber, und das Zielunternehmen hat nur die im Vertrag eingeräumten Nutzungsrechte. Nach der Zweckübertragungslehre (§ 31 Abs. 5 UrhG) können nicht ausdrücklich eingeräumte Rechte beim Entwickler verbleiben. Die Due Diligence sollte daher Auftragnehmerverträge auf eine klare und umfassende Einräumung ausschließlicher Rechte prüfen, einschließlich Bearbeitung, Unterlizenzierung und künftiger Nutzungsarten, und klären, ob Gründer Code geschrieben haben, bevor die Gesellschaft gegründet wurde.

Lizenzen und Beschränkungen

Einlizenzen entscheiden in vielen Fällen darüber, ob das Zielunternehmen Technologie Dritter nach der Transaktion weiter nutzen kann. Change-of-Control-Klauseln, Übertragungsbeschränkungen, Beschränkungen auf bestimmte Anwendungsbereiche oder Gebiete, Exklusivitätspflichten, Meistbegünstigungsklauseln und Kündigungsrechte können die Pläne des Käufers beeinträchtigen. Auslizenzen können die Freiheit des Käufers beschränken, das geistige Eigentum des Zielunternehmens zu verwerten, insbesondere ausschließliche Lizenzen und Lizenzen an Wettbewerber. Lizenzen sind außerdem auf ihre Vereinbarkeit mit dem Kartellrecht zu prüfen, einschließlich der 2026 überarbeiteten Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfer-Vereinbarungen; siehe unseren Beitrag zu Technologietransfer und Patentlizenzen.

Open Source

Die meiste Software enthält heute in erheblichem Umfang Open-Source-Komponenten. Lizenzen wie die GPL begründen Pflichten, wenn die Software weitergegeben wird, einschließlich der Pflicht, den Quellcode unter derselben Lizenz zugänglich zu machen (Copyleft). Verstöße können zu Unterlassungsansprüchen und zum Verlust der Lizenz führen. Käufer sollten eine Software-Stückliste (Software Bill of Materials) anfordern, unabhängige Scan-Ergebnisse prüfen und die Prozesse für Lizenz-Compliance und Schwachstellenmanagement kontrollieren. Der Cyber Resilience Act fügt Sicherheitspflichten für Produkte mit digitalen Elementen hinzu, einschließlich einer Sorgfaltsprüfung integrierter Open-Source-Komponenten. Siehe unseren Beitrag zur Open-Source-Compliance.

Handlungsfreiheit und Streitigkeiten

Eine vollständige Freedom-to-Operate-Analyse ist teuer, im Zeitplan einer Transaktion selten möglich, und ihre Ergebnisse sind nur so gut wie der Rechercheumfang. Ein gezielter Ansatz konzentriert sich auf Kernprodukte in wichtigen Märkten, bekannte Portfolios von Wettbewerbern, erhaltene Abmahnungen und anhängige Rechtsstreitigkeiten, einschließlich Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht. Anhängige Streitigkeiten sollten auf Risiko, Versicherungsschutz und Vergleichsaussichten bewertet werden, und der Käufer sollte wissen, wer sie nach dem Vollzug steuert.

Grenzüberschreitende Portfolios

Zielunternehmen mit internationaler Tätigkeit halten geistiges Eigentum in mehreren Ländern und oft in mehreren Konzerngesellschaften. Die Prüfung sollte erfassen, welche Gesellschaft welche Rechte in welchem Gebiet innehat, ob konzerninterne Lizenzen bestehen und dokumentiert sind und ob lokale Anforderungen – etwa die Eintragung von Lizenzen oder Übertragungen, Übersetzungserfordernisse oder lokale Regelungen zu Arbeitnehmererfindungen – erfüllt wurden.

Beim EUIPO, beim EPA oder im Madrider und Haager System eingetragene Rechte sollten auf ihre Übereinstimmung mit nationalen Eintragungen geprüft werden. Bei Patenten sollte die Prüfung zudem den Status jedes europäischen Patents in Bezug auf das Einheitliche Patentgericht bestätigen, einschließlich Opt-outs und einheitlicher Wirkung, weil dies die Durchsetzungsmöglichkeiten und das Risiko eines zentralen Widerrufs beeinflusst.

Geschäftsgeheimnisse, KI und Daten

Know-how ist rechtlich nur geschützt, wenn das Zielunternehmen tatsächlich angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen getroffen hat. Die Prüfung sollte Geheimhaltungsvereinbarungen, Zugangskontrollen und Austrittsverfahren umfassen. Ist KI Teil des Produkts oder des Entwicklungsprozesses, sollte sie die Rechte an Trainingsdaten, die Einhaltung von Lizenzbedingungen und urheberrechtlichen Nutzungsvorbehalten, die Inhaberschaft an Modellen und Ausgaben sowie die Einstufung nach der KI-Verordnung prüfen. Datenbestände erfordern eine Prüfung der Einhaltung des Datenschutzrechts und der vertraglichen Rechte zur Nutzung und Übertragung von Daten. Siehe unseren Beitrag zum Urheberrecht an KI-generierten Inhalten.

Typische Warnsignale in der IP-Due-Diligence

Die Erfahrung zeigt, dass eine überschaubare Zahl von Befunden in vielen Transaktionen immer wieder auftritt und frühzeitig eskaliert werden sollte:

• wichtige Patente oder Marken, die auf Gründer, ehemalige Gesellschafter oder fremde Unternehmen eingetragen sind;
• fehlende oder unvollständige Unterlagen zu Arbeitnehmererfindungen für Kernpatente;
• Software, die von Freiberuflern oder Offshore-Teams ohne schriftliche Einräumung ausschließlicher Rechte entwickelt wurde;
• Copyleft-Komponenten in vertriebenen Produkten ohne Compliance-Prozess;
• Einlizenzen für unverzichtbare Technologie mit Kündigungsrechten bei Kontrollwechsel;
• anhängige Widersprüche, Nichtigkeitsklagen oder Verletzungsansprüche, die Kernprodukte betreffen;
• Marken, die für wichtige Waren oder Dienstleistungen fünf Jahre lang nicht benutzt wurden;
• Know-how ohne dokumentierte Geheimhaltungsmaßnahmen oder mit kürzlich ausgeschiedenen Schlüsselingenieuren.

Keiner dieser Befunde muss die Transaktion verhindern, jeder erfordert aber vor Unterzeichnung oder Vollzug eine klare Abhilfe oder eine Risikoverteilung im Vertrag.

IP-Due-Diligence bei Venture-Capital- und Wachstumsfinanzierungen

Bei Start-ups konzentrieren sich Investoren darauf, ob die Gesellschaft – und nicht die Gründer – Inhaber der Technologie ist. Typische Anforderungen sind Übertragungen oder ausschließliche Lizenzen der Gründer für Arbeiten vor der Gründung, die Bestätigung, dass Hochschulen oder frühere Arbeitgeber keine Ansprüche haben, saubere Auftragnehmerverträge und eine Open-Source-Richtlinie. Weil Start-ups oft keine förmlichen Prozesse haben, folgt auf die IP-Due-Diligence in der Regel eine Liste von Bedingungen, die vor oder kurz nach dem Vollzug zu erfüllen sind. Beteiligungsverträge enthalten IP-Garantien und mitunter Zusicherungen der Gründer. Siehe unsere Seite zu Venture Capital.

Vendor-IP-Due-Diligence

Verkäufer profitieren erheblich von einer frühzeitigen Vorbereitung. Eine Vendor-Prüfung des geistigen Eigentums identifiziert und schließt Lücken, bevor Käufer sie finden – durch die Eintragung von Übertragungen, die Vervollständigung von Unterlagen zu Arbeitnehmererfindungen, die Neuverhandlung von Lizenzen mit Change-of-Control-Klauseln und die Behebung von Open-Source-Problemen – und ermöglicht es dem Verkäufer, im Datenraum eine saubere, gut dokumentierte IP-Position zu präsentieren. Das verringert das Risiko von Kaufpreisminderungen und langwierigen Verhandlungen über spezifische Freistellungen.

Von den Befunden zum Vertrag

Die Befunde schlagen sich auf verschiedene Weise in den Transaktionsdokumenten nieder: in Kaufpreisanpassungen; in Vollzugsbedingungen, etwa Übertragungen durch Gründer oder Zustimmungen von Lizenzgebern; in spezifischen Freistellungen für bekannte Probleme, etwa nicht gezahlte Erfindervergütungen; in IP-Garantien zu Inhaberschaft, Rechtsbestand, Freiheit von Rechtsverletzungen und Open-Source-Compliance; und in Verpflichtungen nach dem Vollzug, etwa zur Behebung von Open-Source-Problemen. Eine W&I-Versicherung kann unbekannte IP-Risiken abdecken, schließt aber typischerweise bekannte Probleme und bestimmte IP-Kategorien aus; siehe unseren Beitrag zur W&I-Versicherung.

Integration nach dem Vollzug

Nach dem Vollzug sollte der Käufer zügig den vereinbarten Abhilfeplan umsetzen, Registereinträge aktualisieren, Domainnamen und Konten übertragen, Lizenzverträge anpassen und das Zielunternehmen in das IP-Management des Konzerns einbinden, einschließlich der Erfindungsmeldung, der Open-Source-Richtlinien und des Geheimnisschutzes. Wird geistiges Eigentum aus steuerlichen oder finanzierungstechnischen Gründen in einer gesonderten Gesellschaft gehalten, müssen konzerninterne Lizenzen eingerichtet und zu fremdüblichen Bedingungen dokumentiert werden.

So unterstützt TRW & Co bei der IP-Due-Diligence

Wir führen und koordinieren die IP-Due-Diligence für Käufer, Investoren und Kreditgeber bei deutschen und grenzüberschreitenden Transaktionen: bei der Festlegung des Prüfungsumfangs, der Analyse von Registern, Verträgen und Unterlagen zu Arbeitnehmererfindungen, der Bewertung der Software- und Open-Source-Compliance gemeinsam mit technischen Partnern und der Übersetzung der Befunde in Kaufpreis, Garantien, Freistellungen und Abhilfepläne. Für Verkäufer bereiten wir Vendor-Due-Diligence und Datenräume vor, die typische IP-Fragen im Voraus beantworten. Siehe unsere Seiten zu M&A und zu IP und Patenten, oder kontaktieren Sie uns.