Injunction Gap und Trennungsprinzip

Was der Injunction Gap ist

Der Begriff Injunction Gap – auf Deutsch oft als „Verletzungslücke“ oder „Unterlassungslücke“ bezeichnet – beschreibt eine Besonderheit des deutschen Patentprozesses: Ein Landgericht kann eine Patentverletzung feststellen und eine Unterlassung anordnen, lange bevor das Bundespatentgericht oder das Europäische Patentamt (EPA) darüber entschieden hat, ob das Patent rechtsbeständig ist. Diese Lücke ist eine Folge des Trennungsprinzips, also der Aufteilung von Verletzung und Rechtsbestand auf verschiedene Verfahren vor verschiedenen Stellen.

Ein Beklagter kann daher auf Grundlage eines Patents, das später widerrufen wird, zur Unterlassung verurteilt werden, und der Patentinhaber kann das Urteil gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstrecken. Der Injunction Gap gehört seit Langem zu den meistdiskutierten Merkmalen des deutschen Systems und ist ein wesentlicher Grund dafür, dass Patentinhaber deutsche Gerichte wählen.

Der Gesetzgeber hat darauf mit dem Zweiten Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts reagiert, das für Nichtigkeitsklagen gilt, die ab dem 18. August 2021 beim Bundespatentgericht erhoben wurden (§ 147 Abs. 2 PatG). Die Reform sollte die beiden Verfahrensstränge besser synchronisieren und hat den Unterlassungsanspruch um eine Verhältnismäßigkeitsklausel ergänzt. Fünf Jahre später ist der Injunction Gap kleiner geworden, aber nicht verschwunden, und das Einheitliche Patentgericht (EPG) bietet nun ein alternatives Modell, in dem Verletzung und Rechtsbestand gemeinsam entschieden werden können.

Wie das Trennungsprinzip in Deutschland funktioniert

Das deutsche Patentrecht verteilt die Zuständigkeiten für Verletzung und Rechtsbestand wie folgt:

• Verletzung: Die Landgerichte mit spezialisierten Patentstreitkammern – in der Praxis vor allem Düsseldorf, Mannheim und München – entscheiden über Verletzungsklagen nach § 139 des Patentgesetzes (PatG); Rechtsmittel gehen an die Oberlandesgerichte und in Rechtsfragen an den Bundesgerichtshof.
• Rechtsbestand erteilter Patente: Während der Einspruchsfrist von neun Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung (§ 59 Abs. 1 PatG; bei europäischen Patenten Art. 99 des Europäischen Patentübereinkommens) wird der Rechtsbestand mit dem Einspruch beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) oder beim EPA angegriffen. Danach muss eine Nichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht erhoben werden (§ 81 PatG), mit Berufung zum Bundesgerichtshof. Eine Nichtigkeitsklage kann nicht erhoben werden, solange ein Einspruch noch möglich oder ein Einspruchsverfahren anhängig ist (§ 81 Abs. 2 PatG).

Das Verletzungsgericht prüft den Rechtsbestand des Patents grundsätzlich nicht selbst. Es geht von der Wirksamkeit des Patents in der erteilten Fassung aus und entscheidet nur darüber, ob es verletzt wird, selbst wenn der Beklagte in seiner Verteidigung starken Stand der Technik vorlegt. Hat der Beklagte den Rechtsbestand angegriffen, kann er beim Verletzungsgericht beantragen, den Rechtsstreit nach § 148 ZPO bis zur Entscheidung im Rechtsbestandsverfahren auszusetzen.

Aussetzung: die hohe Hürde

Deutsche Verletzungsgerichte setzen nur aus, wenn sie es für hochwahrscheinlich halten, dass das Patent widerrufen oder so beschränkt wird, dass die Verletzung entfällt. Allein die Anhängigkeit einer Nichtigkeitsklage oder eines Einspruchs genügt für eine Aussetzung nicht. Die Gerichte berücksichtigen die Qualität des Stands der Technik und der Argumente, ob der Stand der Technik bereits im Prüfungsverfahren berücksichtigt wurde, und – zunehmend – eine etwaige vorläufige Einschätzung des Bundespatentgerichts oder der Einspruchsabteilung des EPA. Weil Verletzungsverfahren in erster Instanz typischerweise rund ein Jahr dauern, Rechtsbestandsverfahren aber oft erheblich länger, werden viele Fälle über die Verletzung entschieden, bevor überhaupt eine Entscheidung über den Rechtsbestand vorliegt.

Die Reform 2021: Synchronisierung und Verhältnismäßigkeit

Qualifizierter Hinweis binnen sechs Monaten

Nach der Reform muss das Bundespatentgericht den Parteien so früh wie möglich einen qualifizierten Hinweis auf die Gesichtspunkte geben, die für die Entscheidung voraussichtlich von besonderer Bedeutung sind; dieser Hinweis „soll“ innerhalb von sechs Monaten nach Zustellung der Nichtigkeitsklage ergehen (§ 83 Abs. 1 PatG).

Ist ein Verletzungsverfahren anhängig, soll der Hinweis von Amts wegen auch dem Verletzungsgericht übermittelt werden. Der Gedanke dahinter: Das Verletzungsgericht kann die vorläufige Einschätzung des Bundespatentgerichts bei der Entscheidung über die Aussetzung berücksichtigen. Das Bundespatentgericht kann Fristen für abschließende Schriftsätze vor dem Hinweis setzen und verspätetes Vorbringen zurückweisen. In der Praxis ist die Sechsmonatsfrist allerdings nur eine Sollvorschrift, und ihre Einhaltung hängt von der Arbeitsbelastung des Gerichts ab.

Verhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs

Die Reform hat den Unterlassungsanspruch in § 139 Abs. 1 PatG zudem um einen Verhältnismäßigkeitseinwand ergänzt. Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde.

In diesem Fall erhält der Patentinhaber stattdessen einen angemessenen Ausgleich in Geld; Schadensersatzansprüche bleiben unberührt. Die Vorschrift ist bewusst eng gefasst; deutsche Gerichte haben sie restriktiv angewandt und ziehen sie typischerweise nur in außergewöhnlichen Konstellationen in Betracht, etwa bei komplexen Produkten, bei denen eine untergeordnete patentierte Komponente die gesamte Produktion stoppen würde, oder wenn Interessen Dritter wie die Patientenversorgung betroffen sind.

Mit dem Injunction Gap leben: Strategie

Für Patentinhaber

• Wählen Sie Patente mit robustem Rechtsbestand, idealerweise nach einem Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren, um das Risiko eines späteren Widerrufs und einer Haftung zu verringern.
• Bedenken Sie den Zeitpunkt der Vollstreckung: Die vorläufige Vollstreckung eines erstinstanzlichen Urteils erfordert eine Sicherheitsleistung, und der Patentinhaber haftet nach § 717 Abs. 2 ZPO für Schäden, wenn das Urteil später aufgehoben wird.
• Nutzen Sie Selbstbeschränkungen oder geänderte Ansprüche defensiv, etwa in Hilfsanträgen, um eine Unterlassung auf Grundlage eines engeren Anspruchs zu sichern.

Für Beklagte

• Greifen Sie den Rechtsbestand parallel und frühzeitig an; treten Sie anhängigen Einspruchsverfahren nach Möglichkeit bei (§ 59 Abs. 2 PatG erlaubt den Beitritt, nachdem man verklagt wurde).
• Tragen Sie die Nichtigkeitsargumente auch im Verletzungsverfahren vor, damit das Gericht die Wahrscheinlichkeit eines Widerrufs beurteilen kann.
• Bereiten Sie Umgehungslösungen vor und berechnen Sie die Kosten einer Unterlassung während der Lücke.
• Prüfen Sie, ob ein Verhältnismäßigkeitseinwand nach § 139 Abs. 1 PatG im konkreten Fall realistisch ist – eine allgemeine Verteidigung ist er nicht.

Das EPG als Alternative zum Trennungsprinzip

Das EPG folgt dagegen keinem strikten Trennungsprinzip nach deutschem Vorbild. Ein Beklagter, der vor einer Lokalkammer wegen Verletzung verklagt wird, kann Widerklage auf Nichtigerklärung erheben, und die Lokalkammer kann über beides gemeinsam entscheiden, die Widerklage an die Zentralkammer verweisen oder mit Zustimmung der Parteien den gesamten Fall verweisen (Art. 33 Abs. 3 EPGÜ). In der Praxis haben die Lokalkammern Verletzung und Nichtigkeit häufig gemeinsam verhandelt, sodass die Verletzungsentscheidung auf einer gleichzeitigen Beurteilung des Rechtsbestands beruht. Das verringert den Injunction Gap in Verfahren vor dem EPG, auch wenn gesonderte Nichtigkeitsklagen vor der Zentralkammer und Einsprüche beim EPA weiterhin parallel laufen können.

Für Patentinhaber bedeutet die Wahl zwischen deutschen nationalen Gerichten und dem EPG daher eine Abwägung: Deutsche Gerichte bieten eine gefestigte Verletzungspraxis und in vielen Fällen schnellere Unterlassungsanordnungen ohne gleichzeitige Prüfung des Rechtsbestands; das EPG bietet länderübergreifende Reichweite mit integrierter Prüfung des Rechtsbestands. Unsere Beiträge zu einstweiligen Verfügungen vor dem EPG und zur Opt-out-Strategie beim EPG behandeln die Seite des EPG.

Der Injunction Gap in SEP- und Arzneimittelfällen

Besonders bedeutsam ist der Injunction Gap in zwei Arten von Streitigkeiten, die in der deutschen Praxis eine große Rolle spielen. In Fällen standardessenzieller Patente können Nutzer den Standard nicht umgehen, sodass eine Unterlassungsanordnung ganze Produktlinien trifft; über den Ausgang entscheidet dann oft eher der FRAND-Rahmen als das Trennungsprinzip, und der Zeitpunkt von Entscheidungen über den Rechtsbestand beeinflusst den Vergleichsdruck. Siehe unseren Beitrag zu Streitigkeiten über SEP und FRAND.

In Arzneimittelfällen können Markteinführungen von Generika und Biosimilars „auf Risiko“ während laufender Rechtsbestandsverfahren zu einstweiligen Verfügungen oder Unterlassungsurteilen in der Hauptsache führen, gefolgt von hohen Schadensersatzforderungen, wenn das Patent aufrechterhalten wird – oder von hohen Ersatzansprüchen des Generikaherstellers, wenn es nach der Vollstreckung widerrufen wird. Beide Seiten modellieren daher vor Markteinführungsentscheidungen sorgfältig den Zeitablauf von Einspruchs-, Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren. Ergänzende Schutzzertifikate fügen eine weitere Ebene hinzu, weil ihre Wirksamkeit vom Grundpatent abhängt.

Den Injunction Gap in der Praxis bemessen

Wie groß der Injunction Gap im Einzelfall ist, hängt von mehreren beweglichen Faktoren ab: ob ein Einspruch beim EPA noch möglich oder anhängig ist, wie schnell das Bundespatentgericht seinen qualifizierten Hinweis erteilt, ob das Verletzungsgericht bereit ist, diesen abzuwarten, und wie schnell die Rechtsmittelgerichte in beiden Verfahrenssträngen entscheiden. Die Parteien sollten diese Termine von Anfang an erfassen und den Plan mit jedem Verfahrensschritt aktualisieren, denn über das wirtschaftliche Risiko entscheidet der relative zeitliche Ablauf – nicht die absolute Dauer.

Haftung, wenn das Patent fällt

Wurde ein deutsches Unterlassungsurteil vorläufig vollstreckt und wird das Urteil später aufgehoben – etwa weil das Patent widerrufen und das Verletzungsurteil auf eine Restitutionsklage hin aufgehoben wird –, muss der Patentinhaber dem Beklagten den durch die Vollstreckung entstandenen Schaden ersetzen (§ 717 Abs. 2 ZPO). Diese Haftung ist verschuldensunabhängig ausgestaltet, setzt also kein Fehlverhalten des Patentinhabers voraus. Sie kann erheblich sein, wenn der Beklagte Produkte vom Markt nehmen musste. Patentinhaber sollten daher den wirtschaftlichen Nutzen einer Vollstreckung während des Injunction Gap gegen dieses Risiko abwägen, insbesondere wenn eine Nichtigkeitsklage mit glaubwürdigem Stand der Technik anhängig ist.

Wird das Patent nach einem rechtskräftigen Verletzungsurteil widerrufen, kann der Beklagte versuchen, den Verletzungsprozess im Wege der Restitutionsklage wieder aufzunehmen. Vergleiche und Lizenzen, die unter dem Druck einer Unterlassungsanordnung geschlossen werden, sollten regeln, was geschieht, wenn das Patent später widerrufen wird – etwa ob bereits gezahlte Lizenzgebühren zu erstatten sind, ob künftige Zahlungen entfallen und ob der Beklagte den Vertrieb ohne weitere Mitteilung wieder aufnehmen darf. Eine klare Vertragsgestaltung vermeidet einen zweiten Streit nach Abschluss der Rechtsbestandsverfahren.

Trennungsprinzip und Gebrauchsmuster

Gebrauchsmuster werden vor ihrer Eintragung in das Register nicht auf ihre Schutzfähigkeit geprüft. Im Verletzungsverfahren kann der Beklagte die Schutzfähigkeit unmittelbar vor dem Verletzungsgericht bestreiten, das dann selbst über die Schutzfähigkeit entscheidet – es sei denn, beim DPMA ist ein Löschungsverfahren anhängig; in diesem Fall kann das Gericht aussetzen. Gebrauchsmuster folgen daher einer anderen Logik als Patente; siehe unseren Beitrag zu Gebrauchsmustern in Deutschland.

So unterstützt TRW & Co beim Injunction Gap

Wir beraten Patentinhaber und Beklagte zur Strategie im deutschen Patentprozess im Schatten des Trennungsprinzips. Für Patentinhaber bewerten wir vor der Durchsetzung die Risiken für den Rechtsbestand, planen die Abfolge von Verletzungs- und Rechtsbestandsverfahren und kümmern uns um vorläufige Vollstreckung und Sicherheitsleistung. Für Beklagte koordinieren wir Nichtigkeitsklagen, Einsprüche und Aussetzungsanträge, entwickeln Umgehungslösungen, prüfen Verhältnismäßigkeitsargumente nach § 139 Abs. 1 PatG und beziffern Ersatzansprüche nach einem Widerruf. Wir beraten außerdem dazu, ob der kombinierte Ansatz des EPG für ein bestimmtes Patent vorzuziehen ist. Siehe unsere Seite zu Patentstreitigkeiten oder kontaktieren Sie uns, um einen Fall zu besprechen.